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近些年，越来越多的高校及科研院所老师开始参与企业的创新活动，甚至成为创业公司的老板或者重要管理人员。

然而，高校及科研院所本身在性质上往往被认定为事业单位，由此会衍生出一些合规性的问题。

常见的合规性的问题有：是否存在投资或者兼职限制、是否存在违规的资金来源及研究经费使用、是否存在知识产权争议。

其中，前两点是比较容易甄别和规避的，但在知识产权方面，则往往不是那么容易判别。比如：

从原单位离职之后申请的专利，为什么还被认定为属于原单位？

和原单位合作研发取得的专利，为什么会在IPO过程中被反复问及？

自己就某项技术已经申请了专利，为什么还会侵犯原单位的专利权？

……

本文将对实践中涉及到最多的几个知识产权问题进行梳理，并给出解决思路。

一、是否存在职务发明创造

专利法第六条规定“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”。

执行原单位的任务：

在创业初期，多数老师采用的是兼职的方式。在兼职期间，高校及科研院所的老师承担的科研计划课题、合同课题、与本职工作有关的自选课题，通常被认为属于执行原单位的任务。

相应的，在执行上述任务中，产生的专利通常会被认为是职务发明创造。

还需要注意的是，专利法实施细则还规定了，在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内，做出的与原单位的任务有关的发明创造，同样属于职务发明创造。

案例一：

在上海某大学与上海某公司的专利申请权的权属纠纷案中，涉案专利名称为“一种云芝糖肽生产方法及其制剂”，发明人包括杨某，申请人为上述某公司。

杨某在该大学下属某科学学院任教，同时担任该大学微生物与免疫学研究所所长，2006年底正式退休。2007年6月15日，杨某申请了上述专利。

法院认为，该专利属于其退休后1年内提交的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，其仍属于执行原告单位的任务所完成的职务发明创造。

主要利用本单位的物质技术条件

本单位的物质技术条件主要包括：本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等。这里判断的难点在于“主要利用”。一般认为：

对于物质条件，如果发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了原单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响，则认为属于“主要利用”。

对于技术条件，如果技术成果是基于原单位未公开的技术信息和资料，包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等，而且这些对于形成发明的实质性特点具有技术启示，则认为属于“主要利用”。

还需要注意的是，有两种情况不属于“主要利用”原单位物质技术条件的情形：

一是，对利用原单位提供的物质技术条件，已约定返还资金或者交纳使用费；

二是，仅是在发明创造完成后利用原单位物质技术条件对技术方案进行验证、测试。

案例二：

在罗某与中科院力学所的专利权的权属纠纷案中，涉案专利名称为“离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置”，发明人和申请人均为罗某。

罗某于2007年1月29日离开中科院力学研究所，在2012年10月22日申请了上述专利。

法院认为，2000年9月至2001年2月期间，中科院力学所依罗某提出的要求，加工、订购了电主轴、变频器等相关设备且利用原实验室的部分铝粉装置设备，并对厂房进行了改造，同时罗某使用了中科院力学研究所铝粉课题组的经费，最终才完成了上述发明创造。

因此，该专利属于利用了原单位的物质技术条件所完成的发明创造，故属于中科院力学所的职务发明创造。

在实践中，对于职务发明创造可采用的规避方式主要有：与原单位约定好知识产权权属、采用共有的方式持有知识产权、延后专利申请的时间至离职一年后、以第三人名义作为专利发明人等，因部分方式存在争议，此处不展开说明。

二、合作研发中的知识产权归属问题

由于高校及科研院所老师对于原单位的技术团队、研发环境等非常熟悉，而且高校及科研院所本身也有技术成果转化的任务，因此与原单位进行合作研发是很常见的。

企业和高校及科研院所之间的合作方式，通常有委托开发和共同开发这两种不同的方式。

在委托开发模式下，如果没有合同约定或者约定不明，通常知识产权归属于实际研发人，也即受托方。

（笔者实践中发现，很多人直觉认为，在未约定时，知识产权应归属于委托人，这是错的！）

因此，在接受高校及科研院所的委托进行技术开发时，即使对于知识产权归属没有明确的约定，对于企业也不会有很大的不利影响。

但在委托高校及科研院所进行技术开发时，则通常需要约定好相关知识产权的权属；对于企业而言，自然是约定知识产权归属己方最优。

在共同开发模式下，如果没有合同约定或者约定不明，通常知识产权归属于完成或者共同完成的单位或者个人。

对于企业而言，自然还是希望能够在合同中约定知识产权归属己方。但该要求通常难以实现，在实践中，多数是约定的知识产权属于完成方或者共有。

在此情况下，则可以退一步，对于知识产权的许可方式、收益方式和权利行使进行有利于企业的约定（如约定独占许可等），该要求经常能够实现。

共有专利解决了权属问题。在共有专利的权利行使和收益分配方面，有约定的从约定，无约定的共有人可单独实施或以普通许可方式许可给他人实施，许可他人实施的使用费应在共有人之间分配。

但需要注意的，共有专利在企业的正常运转过程中，一般不会有什么问题。但是在IPO过程中，却会变成关注的重点。

尤其在科创板上市过程中，只要涉及到共有专利，基本都会收到上交所的相关问询，如卓锦股份、禾信仪器、国力股份、华卓精科、思必驰、华海清科、恒硕半导体、科前生物等等。

案例：

集智股份（300553）被问询，招股说明书披露：浙江大学以独占方式许可公司实施的 3 项专利，源于公司与浙江大学的技术合作。根据合作协议约定，合作形成的技术专利申请权及技术秘密成果的使用权、转让权，归发行人所有，但实际上浙江大学独自申请了专利。

集智股份回复：发行人与浙江大学分别于 2005 年、2007 年签订了技术合作开发协议，就该协议下的研发成果，浙江大学单独申请了三项专利，是由于发行人当时知识产权意识不强。在接受外部投资机构的尽职调查过程中，发行人逐步加强了知识产权保护意识，考虑到浙江大学已经取得专利的现实情况以及出于防范其他人使用该专利的保护性目的，发行人与浙江大学签订了专利实施独占许可协议，向浙江大学支付了一定许可费用，以明确对上述专利的独占使用权。

关于其他公司的问询和相关答复，篇幅有限，本文不再展开。

三、对于原单位知识产权的依赖问题

很多高校及科研院所老师由于在原单位长期从事研发工作，不可避免会形成一些如专利等知识产权成果。但在创业过程中，则反而需要规避这些知识产权，避免侵权。

技术研发通常具有延续性，很多老师为了规避知识产权问题，使用的技术方案，往往是原单位技术方案的改型，也就是说是区别于原单位的技术方案的。

甚至，改型后的技术方案相比于原单位的技术方案，无论是在成本上、效果上或者市场欢迎度上，都有大幅提升；更甚至，改型后的技术方案已经获得了专利权。

在实践中，我们发现很多老师误以为自己改型后的技术方案已经拥有了专利权，就不存在侵犯专利权的问题了。但这种认识是没有依据的。

新的技术方案是否侵犯原技术方案的专利权，判断的核心在于新的技术方案是否包含了原专利的权利要求的全部技术特征，也即需要通过全面覆盖以及等同原则来判断。

全面覆盖原则：被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求的所有技术特征分别构成相同或者等同特征，则认为落入专利权的范围，而不问被诉侵权技术方案是否包括涉案专利权利要求不具有的技术特征。

等同原则：虽然在字面上没有落入权利要求的保护范围（不相同），但是在被诉侵权方案与权利要求的技术特征构成等同，即无实质性差异时，侵权也成立。

简单来说，如果要规避原本的专利，唯一的方式是避免使用原专利的部分或全部技术特征，比如减少或者替换；而增加或者优化，通常是无法避免侵权的。

例如可以参考下表：

关于具体如何规避，笔者后续会在其他文章中单独介绍，此处不再展开。

此外，在企业竞争中，企业经常会围绕竞争对手的核心专利申请大量的外围专利，从而在后续达成专利交叉许可的目的，也即相互之间不起诉对方侵权。

但是，高校及科研院所参与的商业竞争较少，所以专利交叉许可这一路径很难走通。最终，还是要想方设法的进行规避设计。

题外话，目前高校及科研院所的多数专利，由于撰写质量欠佳，保护范围通常不大，规避设计的难度相对而言降低了很多。

如果确实无法进行规避设计，则建议及早和原单位签订专利许可协议。

四、是否侵犯技术秘密问题

商业秘密，保护技术相关的秘密和经营活动相关的秘密。由于高校及科研院所通常较少涉及经营活动相关的秘密保护，因此，技术秘密保护就成为了重头戏与重灾区。

在《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》（2016年11月）中也规定：“科研机构、高校应当规定或与科研人员约定兼职的权利和义务……不得泄露本单位技术秘密，损害或侵占本单位合法权益”。

一个技术方案是否属于原单位的技术秘密，要看其是否具有秘密性、价值性和保密性。

在秘密性方面，如果该技术方案没有被公开，原单位能证明其“非公知性”，则具有秘密性；在价值性方面，一般原单位能合理说明即可；在保密性方面，原单位有合理的保密制度与体系即可。

技术秘密侵权判断的基本原则为“接触+实质相同”，即被诉侵权人曾接触过或者可能接触过商业秘密，并且采用的技术方案与技术秘密实质相同。

案例：

在中电科第四十五研究所（下简称“四十五所”）与众硅公司技术秘密纠纷案中，四十五所诉请顾海洋、古枫、众硅公司连带赔偿因侵害技术秘密所造成的经济损失人民币1000万元。

顾海洋、古枫均曾在四十五所工作，分别担任CMP事业部总经理和CMP设备事业部质量管理经理。

2018年1月和4月，顾海洋、古枫先后从四十五所离职，并于2018年5月在杭州成立众硅公司。众硅公司在其网站宣称其是一家高端化学机械平坦化抛光(CMP)设备的公司，且已大规模制造并对外销售了CMP设备。

四十五所认为，众硅公司通过非法手段获取和使用四十五所的技术秘密，极大地节省了研发成本、缩短了研发周期，获得了巨大的非法利益，同时给四十五所造成了巨大的经济损失。

目前，该案经一审二审后，由最高院本案指令杭州中院继续审理。

在实践中，高校及科研院所老师在研发过程中，需要注意判断是否可能侵害原单位的技术秘密，并注意规避。

规避的方式包括：从市场上购买产品并进行合法的反向工程、基于公开技术或者合法来源的技术进行研发（注意保留证据）、对原技术方案进行劣化或优化破坏实现实质上不相同等等，篇幅有限，此处不再具体展开。

结语

虽然高校及科研院所老师创业的环境，变得越来越好，但创业之路仍是荆棘漫布。据技术转移公司美国巴士底的数据，在美国，高校教授创业失败率高达96%；虽然国内没有相关数据统计，但也可谓九死一生。

希望本文能够帮助大家，在创业的过程中，少踩知识产权的坑，把自身的长板发挥到淋漓尽致，在残酷的市场竞争中稳稳立足。

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