关于非正常专利申请,必须得收藏的一篇文章

2008年国知局成立了“非正常专利申请监控和处理工作组”,但是执行力度很小,几乎没有多少人知道。10年后的2018年,提出要“严打”非正常专利申请,但规模也不是很大。

2021年相继出台了一系列“严打”的通知,仅2021年一年,就通报了81.5万件非正常专利申请,并且撤回率高达97%。

关于“严打”非正常专利申请合不合理、合不合法、利弊如何,本文不做讨论。但在这个过程中,确确实实产生了非常大量的“误杀误伤”。

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非正常专利申请的处理流程

因官方对非正常专利申请的处理流程,一直没有非常明确的说明,所以清水知识产权只能根据目前了解到的信息,梳理出处理流程,如有错漏,欢迎指正

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处理流程中详细说明及避坑

1、筛查出疑似非正常专利申请

国知局目前会通过计算机辅助筛查结合人工核查的方式,确定疑似非正常申请,虽然目前非正常申请的判断标准在逐渐的明确,但是误伤量依然很大。至于如何避免被误伤,建议申请人在递交专利前,自行核查是否存在《关于规范申请专利行为的办法》中提到的9种行为。

此外,据观察了解,还有些行为会有可能被误认为属于上述9种行为。比如:

技术方案本身存在编造行为或者其中的实验数据存在编造行为;

是否存在申请日期相似或相同、主题相似或相同的多件专利申请;

在专利申请过程中,以多拿几个证书为目的,将专利申请拆分为多件分案申请;

申请文件有瑕疵选择撤回重新递交,但是没有主动办理撤回手续而是等待视撤,导致前后两个专利申请被认为重复申请;

申请文件内容和企业信用公示平台公示的主营范围明显不匹配;

企业没有给研发人员缴纳社保;

将相同或相似的方案由不同的分公司或者子公司进行申请的;

没有找代理机构或者找的代理机构质量太差,导致提交的申请文件质量不佳的;

找的代理机构此前出现过大量的非正常专利申请;

企业申请了大量的实用新型,而基本没有发明专利申请的;

申请人是个人的专利申请,极其容易被认为是非正常专利申请;

等等。

2、通知到地方局

在确定疑似非正常申请之后,国知局对疑似非正常申请暂停审查,对申请人及代理机构打上非正常标签,同时会通知地方局,这里通知的一般是省局或者市局。之后地方局会依次向下级别地方局层层转达,直到区县级地方局,有时候,也会转达到街道办等更下级的部门。因为目前地方知识产权局归属于市监局或监管所,所以申请人多数时候收到的是市监局或监管所的通知。

3、地方局劝告申请人主动撤回

区县级地方局会以不同的方式联系申请人,有些地方是打电话+邮件通知,邮件中会附有一个表格,表格中记录了疑似非正常申请的申请号;有个别地方只发邮件不打电话;有个别地方会直接到申请人所在地址,当面约谈;还有个别地方比较省事,会在当地指定某个代理机构协助进行通知等等。通知的核心意思就一个:你小子识相点,赶紧把专利申请主动撤回了。

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4、申请人对非官方通知的各种处理方式

申请人在接到地方局的通知之后,有主动撤回、申诉、不理会三种处理方式。

这里需要注意几点:

一是,因为上面说的邮件不是正式的官方通知,而且很多区县级地方局的邮件内容草草,很容易会被认为是垃圾邮件;在申请专利时预留的电话也不是总能打通,这就导致有一部分申请人错过了第一次处理的机会。

二是,处理的时间通常不会很长,最长的在一个月,但也有部分地方局给出的处理时间只有三五天甚至只给出一天的处理时间。如果逾期不处理,将视为申请人“拒不配合撤回/申诉”,并上报至国家知识产权局

三是,有一些找内部关系之类的灰色路子,不在本文的讨论范围之内。实际上,大多数都不靠谱。

5、是三种处理方式的详细说明:

如果申请人选择了主动撤回

主动撤回毫无疑问是最受国知局和地方局欢迎的处理方式。比如各地都在争相报道,撤回率高达100%,并引以为豪;那些百分之九十多的,都不好意思报道。

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主动撤回的具体流程是,申请人主动提交撤回专利的申请,然后将撤回申请电子回执发给地方局,在专利撤回后国知局会取消申请人以及代理机构的非正常标签。

这里需要注意的是:

在主动撤回之后,千万不要以这份专利申请在国知局再次申请!

要求优先权,然后加一些内容行不行?千万不要!

改动一下描述,技术方案再微调一下,行不行?千万不要!

如果你觉得你头很铁,你可能会死的很惨。

如果这个专利确实非常重要,可以尝试走PCT等曲线救国的途径。为避免被举报,具体操作就不详细展开了。

如果申请人选择了申诉

申诉的话,需要根据邮件通知中被认为是非正常的理由,针对性的准备申诉材料。

比如,如果理由是“所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符”,则可以提供研发能力证明资料,包括企业产品、企业荣誉资质、企业发展历程、企业经营范围等;研发场地、研发设备、申请人研发或测试设备的照片等;发明人学历或职称证明、研发人员职务以及社保证明、发表过的论文或者其他出版物、设计开发思路等;研发记录文件如立项书、项目总结报告、检测报告等。

非正常专利申诉的流程时间大约需要3-5个月

如果申诉成功,申请人会收到《审查业务专用函》,告知“本案已经进入正常审查流程”,即表示申请人已经转为正常专利申请,解除了被认定为非正常专利的嫌疑。

如果申诉失败,则国知局会下发《审查业务专用函》,正式通知本案为非正常专利申请;但也可能是下发《审查意见通知书》,正式通知本案为非正常专利申请。

据小道消息说,如果收到的是《审查意见通知书》是在暗示这个专利申请没有抢救的可能性了(该消息不保真)。

申诉成功的概率高不高?

笔者曾经申诉成功过,但样本太小,不能作为参考。全国的非正常专利申请撤回率在95%以上,这个数据已经非常明确的告诉大家,申诉这条路并不好走,申请成功率低于10%。

如果申请人选择了不理会

这时国知局会下发《审查业务专用函》,正式通知本案为非正常专利申请。

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6、申请人对正式通知的各种处理方式

如果申请人收到了国知局的正式通知,同样有主动撤回、申诉、不理会三种处理方式,但是给出的处理时间会长一些,细节也会有所不同。

如果申请人选择了主动撤回

和上面一样,在专利撤回后国知局会取消申请人以及代理机构的非正常标签。

但有申请人反映,在这个阶段才主动撤回,国知局不知为何没有取消申请人以及代理机构的非正常标签。所以这里暂且存疑。

如果申请人选择了申诉

和上面一样,有申诉成功和申诉失败两种结果。

如果申诉失败了,该专利申请就会被驳回或者撤回。申请人可以申请行政救济。

如果申请人选择了不理会

这是最不建议的申请人采取的处理方式,其结局是专利被视为撤回,同时保留专利申请非正常标签,而且基本没有什么救济途径。

7、关于申请人可以选择的救济程序

申请人可以选择救济程序,如果是被驳回,可以向国知局请求复审;如果是撤回,可以向国知局申请行政复议或者直接向人民法院提起行政诉讼。

这里需要注意的是:

一是,在地方局转达非正常专利申请通知时,往往是电话或电子邮件方式,没有官方主管部门的正式通知,这一阶段是没有提起行政复议或行政诉讼没有基础的。

二是,在2015年北京派瑞根科技公司曾因国知局作出的《非正常专利申请确认通知书》,向最高院提请申诉,在最高院的行政裁定书([2015]知行字第99号)中指出:“认定非正常申请的《非正常专利申请确认通知书》,实质上属于过程文件,并不是对申请人产生实质影响的最终结论。所以,不属于行政诉讼的受案范围”。什么意思呢?大白话说就是非正常申请不适用于行政诉讼。

8、非正常申请专利的后果

不予费用减缴

申请人不予减缴专利费用,已经减缴的,要求补缴已经减缴的费用,情节严重的,自本年度起五年内不予减缴专利费用。

通报批评,纳入信用平台

纳入信用平台在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报,纳入全国信用信息共享平台。这点对于很多经常参加招投标的企业很致命。

不予资助奖励,退回以前发放的

不予资肋或者奖励,已经资肋或者奖励的,全部或者部分追还,情节严重的,自本年度起五年内不予资肋或者奖励。

刑事责任

通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励,情节严重构成犯罪的,依法移送有关机关,并追究刑事责任。

限制明显专利相关的活动

比如,某些省市知识产权保护中心规定一年内有非正常专利申请且申诉未通过的暂缓专利预审服务半年;一年内有2件及以上的非正常专利申请且申诉未通过的取消备案资格,且在三年内不再受理备案申请。

这里需要注意的是:

在专利申请被认为是非正常之后,官方系统就会打上非正常标签,在申请人撤回专利申请或申诉成功之前,都会影响申请人的预审申请资格。只有通过主动撤回或者申诉成功并告知“本案已经进入正常审查流程”的《审查业务专用函》,才能恢复预审申报资格。

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总结

找专业的专利机构(比如清水知识产权)来处理专利申请,在申请前进行评估和风险规避是基本必经的流程之一,从而能够基本杜绝出现非正常专利申请。

如果已经被认为是非正常专利申请,专利申请确实很重要且属误伤,可听取专业的代理机构的分析意见,有针对性的准备申诉材料,但切勿抱着试一试的心态去申诉

最后,综合而言,在收到非正式通知后,主动撤回在大多数情况下是最优的选择;在收到正式通知(审查业务专用函或审查意见通知书)后,主动撤回在大多数情况下是次优的选择。如果你的代理机构劝你主动撤回,也理解一下啦。

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清水知识产权,专注于提供高质量专利服务,专注于为企业挖掘知识财富。

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