专利法第四次修改确立了专利开放许可制度,2024年1月20日起施行的新专利法实施细则对于专利开放许可进行了具体的规定。
在获得专利权之后,专利权人一般可以通过自行实施、许可他人实施、转让或质押、诉讼索赔等途径,实现专利的经济价值。
但实践中,专利许可的达成并不容易,这里面主要存在三个困难:
一是,供需信息不对称
需求方通常无法得知哪些专利是愿意许可的,也无法得知专利许可的价格是多少、有没有许可限制,甚至连怎么联系到专利权人也无法得知。
二是,谈判成本高,流程复杂
专利与普通的有形商品不同,每一项专利权都是独一无二的,没有统一的、明确的价值,这导致专利许可涉及较为复杂的技术、法律和商业知识。
被许可人需要高昂的经济成本和时间投入,还要承担交易失败所带来的风险。所以,较高的谈判成本和复杂的流程,导致不少人对专利许可望而生畏。
三是,公众专利意识淡薄
笔者在《专利运营的真与假》一文曾提到,当前公众专利意识淡薄,大多数专利许可只能通过诉讼促成。在专利许可中,很多人都会听到这样的质疑“我为什么给你许可费?你提供什么服务了?”
在公众专利意识淡薄、国家又不鼓励专利诉讼的情况下,想推动专利许可让人主动掏专利许可费,几乎没有可能。这违反人的本性。
为了促进专利的转化应用,专利开放许可制度就顺理成章的被引入。
专利开放许可制度虽然无法解决“公众专利意识淡薄”的问题,但至少能够促进专利许可信息的对接、提升专利许可的谈判效率、降低专利许可的交易风险。
据统计,全球建立专利制度的150个国家或地区中,英国、法国、德国、俄罗斯、西班牙、意大利、新加坡等20多个国家建立了开放许可制度,美国、日本、韩国未建立开放许可制度。
各国的专利开放许可的核心逻辑基本是一致的:
专利权人率先明确专利许可使用费及标准,以此为依据向不特定专利需求者发出合同要约,经由专利行政部门公告,专利需求者只需在承诺专利权人相关条件的前提下,书面通知专利权人即可快速获取专利使用权限。
直白的讲就是:
专利权人自己定好专利许可费的标准并留下联系方式,然后国知局向公众公告;有人希望使用这个专利的话,书面通知一下专利权人就行。
不用面对面、不用双方谈判、不用签合同;而且,国知局提供公信力保障,没什么交易风险,你还担心什么?
国家为了鼓励专利权人进行开放许可,对于备案后的开放许可的专利,给予年费的减缴优惠。
对于很多企业而言,专利是沉睡的财富,也是沉甸甸的负担,有些企业一年的专利维持年费就得上亿元。
但是,如果有了年费减免,这笔费用就会省下来。
这两年地主家也没有余粮啊,都在喊降本增效,能省一块钱就省一块钱吧。
虽然,专利法实施细则规定了「专利权人不得通过提供虚假材料、隐瞒事实等手段,作出开放许可声明或者在开放许可实施期间获得专利年费减免」。
但这方面似乎存在漏洞:
比如,企业将知识产权转换给自己的另一家公司,再通过专利开放许可反向将专利许可给原公司,省下年费。
上述操作在理论上应该是合法的。存在争议的操作就更多了,比如:
两家企业商议好,相互或者单方面的进行专利开放许可,帮一家省下年费或者两家同时省下年费等。
需要注意的是,虽然没有给出明确的防范和监管措施,但专利法已经规定了「诚实信用」原则,所以大家不要以身试法。
1、拥有能够开放许可的专利
专利开放许可声明的客体应是已经授权公告的发明专利、实用新型专利或者外观设计专利。
实用新型或者外观设计需要提供专利权评价报告,且专利权评价报告没有认为实用新型或者外观设计专利权不符合授予专利权条件。
此外,这些专利也不能进行开放许可:
「专利权处于独占或者排他许可有效期限内的」、「没有按照规定缴纳年费的」、「专利权失效的」、「专利权被质押,未经质权人同意的」、「因专利权的归属发生纠纷或人民法院裁定对专利权采取保全措施,已经中止有关程序的」。
2、提交专利开放许可声明
专利开放许可声明应写明:专利号、专利权人的姓名或者名称、专利许可使用费支付方式及标准、专利许可期限、专利权人的联系方式、专利权人对符合开放许可声明条件的承诺、其他需要明确的事项。
此外,还要提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明,一般不超过 2000 字。
专利许可使用费应当以该简要说明为依据,以固定费用标准支付的,一般不高于 2000 万元。以提成费支付的,净销售额提成一般不高于 20%,利润额提成一般不高于 40%。
3.审查、通知、登记、公告
专利开放许可声明经审查符合规定的,国家知识产权局准予公告,发出专利开放许可声明准予公告通知书;不符合规定的,国家知识产权局不予公告,发出专利开放许可声明不予公告通知书。
专利开放许可声明有关事项在专利登记簿上登记,并在专利公报上公告,事项包括:主分类号、专利号、开放许可声明编号、专利权人、发明名称、申请日、授权公告日、专利许可使用费支付方式和标准、专利许可期限、专利权人联系方式、开放许可声明生效日等。
4、专利开放许可实施合同生效
任何单位或者个人以书面方式通知专利权人愿意实施其开放许可专利,并依照公告支付许可使用费的,专利开放许可实施合同生效,但有关法律、行政法规另有规定的除外。
中国境内单位或者个人实行专利开放许可的,外国人、外国企业或者外国其他组织有意愿实施时,应当符合《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》等有关规定,港澳台也参照该规定。
5. 专利开放许可实施合同备案
专利权人或者被许可人应当在开放许可实施合同生效后,凭能够证明达成开放许可的书面文件向国家知识产权局办理备案手续。
专利开放许可实施合同备案手续的办理参照《专利实施许可合同备案办法》执行。
但需要注意的是,备案与否并不影响专利开放许可实施合同的生效。但是,备案与否会影响到专利开放许可实施期间的年费减免。
6.专利开放许可实施期间年费费减
专利开放许可实施期间是指专利开放许可实施合同生效之日至专利许可期限届满期间。
如果请求人办理专利开放许可实施合同备案,视为专利权人同时提出专利年费减缴请求,进而享受年费减免。
很多专利权人办理专利开放许可,就是为了减免年费,所以专利许可备案的数量一定会上升一个新的台阶。
专利权人对专利开放许可实施期间是否予以年费减缴的决定不服的,可向国家知识产权局陈述意见、电话咨询或者申请行政复议。
7. 专利开放许可声明的撤回
专利权人撤回开放许可声明的,应当提交撤回开放许可声明请求,撤回开放许可声明不得附有任何条件。
撤回开放许可声明请求经审查,符合规定的,国家知识产权局准予公告撤回开放许可声明;不符合规定的,国家知识产权局不予公告撤回开放许可声明,并向专利权人说明理由。开放许可声明的撤回,自公告之日起生效。
2024年1月23日,第一批吃螃蟹的专利权人已经来啦。具体整理如下:
可以看到,目前对于开放专利许可到底应该怎样的收费标准,多数专利权人仍处于摸索阶段。
除了对1月23日的开放许可专利进行统计之外,笔者对后续所有公开的开放许可的专利进行了统计,目前主要有五种类型:
一口价:大多数专利权人采用的方式,价格从1万到100万都有,普遍不低
入门费+提成费:入门费普遍不低,提成有2.5%的,有20%的,有2元/件
分期支付:诸如华东理工大学等,数量较少
免费许可:快手、支付宝、饿了么、哔哩哔哩
提成费:仅一家,上海三彩科技发展有限公司的单体项目按图纸使用面积8元/m²
后续随着专利开放许可制度的施行,相信专利权人可以根据潜在被许可方的实际情况有针对性地制定最佳的定价策略。
埃隆·马斯克曾公开宣称特斯拉免费开放所有专利,这里要提醒一下马斯克:赶紧给特斯拉的专利申请下开放许可吧,在许可费用那里,记得像“快手、支付宝、饿了么、哔哩哔哩”一样,写免费免费许可哦。
专利开放许可制度作为舶来品,能否融入我国现有的专利制度中尚不可知。但不置可否的是,专利开放许可制度允许专利权人以明码标价的形式开放专利给任何有意愿的人使用,一定能对专利转化应用起到正面的作用。
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