在现实世界中,鲜有产品或技术在诞生之初就展现出完美的形态和功能,它们大多历经曲折的蜕变历程,依托无数次迭代研发的累积和持续技术改良的打磨,方能逐步趋向卓越。
这一动态演化过程,构成了创新生态系统的基石,体现了科技进步的内在规律。然而,审视我国现行的专利保护体系,可以发现其在对待此类渐进式创新的过程中显得并不足够包容与适配。
若缺足够的实践经验与精准的策略把握,很可能会在进行专利布局时陷入误区,盲目投入企业的宝贵资源去申请专利,结果却是竹篮打水一场空,耗费了专利申请费用,却没有得到应有的法律保障和市场排他性优势。
小水带领研发团队夜以继日呕心沥血,终于搞出了一项重大技术突破。深知专利保护重要性的小水,在取得初步成果后,立即启动了专利申请程序,试图将这项创新成果牢牢的握在自己手中。
在后续生产使用过程中,小水团队发现初代技术的大方向是对的,但是还是有很多需要完善的地方。小水对初代技术做了一年多的改进之后,感觉技术更牛逼了,又立刻就改进后的技术申请了专利。
又一年后,令小水百思不得其解的事情发生了,初代技术的专利授权了,二代技术的专利被驳回了。明明二代技术更牛逼,为什么专利反而授不了权呢?
对于经验丰富的专利代理师而言,问题的症结所在显而易见——“大水冲了龙王庙”,审查员认为基于已授权的初代技术,改进出二代技术是相对容易的,因此,二代技术相较于初代技术并未显示出足够的创造性,不符合专利授权的要求。
小水听了专利哥哥打死专利弟弟的故事之后,看着授权的初代技术和被驳回的二代技术陷入了沉思:
在二代技术明显优于初代且成为实际应用首选的情况下,这份初代技术的专利授权似乎失去了实际意义。那么,接下来的三代、四代乃至更迭衍生出的八代技术,是否还要继续申请专利呢?
这不是虚构的故事,而是真实发生在很多创新者身上的普遍现象。
笔者参与处理的某案件中,发明人针对PMT(大面积光电倍增管)如何提高测试结果的准确性的技术问题,先后研发了三款扫描装置,并依次申请了三个专利。
果不其然,越往后越难授权,最终第三个专利申请因被审查员援引首个专利作为对比文件,判定不具备创造性而惨遭驳回。
发明人不服,申请了复审。在复审请求中,发明人向复审委陈述:
“第一个专利使用一个IED,通过旋转光源,实现9根光纤的不同发光,并通过旋转 PMT,每次实现一跳经线的扫描测试,由此,将均匀性测试时间控制在2小时;
第二个专利使用电源驱动板分别驱动点亮 9个 LED,替换旋转光源的方案,减少了一种机械旋转,并将均匀性测试时间控制在1小时;
第三个专利直接使用基于FPGA的光源驱动板,实现光纤替换两组旋转(光源的旋转和PMT的旋转),使用空间成本换取时间成本,由此,将均匀性测试时间控制在10分钟。
三个专利的均匀性测试时间在持续减小,这种持续性的改进看似简单,然而,科学高峰的攀登之路并不是一番坦途,每一次进步都凝聚了以发明人为首的研发团队的无数心血、付出和创造性劳动,才能使得大面积光电倍增管逐渐趋于完善,也才能逐渐积累我国在大面积光电倍增管上的优势,从而为我国的核电子学和核探测器领域作出贡献”。
经过复审,上述专利最终获得了授权。
但是,幸运儿是极个别的,大多数类似的专利并没有完成逆天改命,而是被放弃、被维持驳回或者最终被宣告无效。
例如,广晟数码的音频解码专利(ZL200710141661.6)是《多声道数字音频编解码技术规范》(GB/T22726-2008)以下简称标准)的标准必要专利。广晟数码曾就该专利向创维、三星索赔4亿多元,但同样因为自己的一篇在先申请,导致该专利被宣告无效。
又例如,中科院微电子所曾就FinFET专利(ZL201110240931.5/US20130062708A1)向Intel索赔2亿。Intel在中国和美国就该专利提起5次无效,都未成功;但第6次时,中科院微电子所在先申请的一篇专利构成了本专利的“抵触申请”,自家人打自家人,导致该专利权利要求8、10、14因不具备新颖性而被宣告无效。
……
在先的专利申请会影响在后的专利申请,进而导致无法很好的用专利保护迭代研发和持续改进,那只申请一件专利不就行了吗?
我现在是专利独生子了,不就没有专利哥哥姐姐能打我了。
生活和工作中,我们也经常听到这样的教导:“真正的高手,都是一次性把事情做好。”所以,答案就呼之欲出了:
在为初代技术布局专利时,如果研发人员一次性把未来所有可能出现的缺陷、未来所有可能的改进方案都想到了,一次性都用专利保护好,问题不就简简单单的完美解决了么!
不料这时研发总监骂骂咧咧道:“你个孙子站着说话不腰疼,来来来,我走,你来当研发总监!让我开开眼,看哪路神仙能未卜先知。”
好吧,那咱们换个思路。初代技术的时候,咱不申请专利,等八代技术完成了,所有缺陷都改进了,这个时候咱们再申请专利,不就一次性把专利做好了么。完美。
但是,这时又出现了新的问题,专利目前基本都是先申请制,也就是说谁先申请专利权属于谁,和谁先发明没有关系。如果有人在八代技术之前,申请了相关的专利,就反而要受制于人了。
这在实践中是非常常见的,比如:离职员工申请了专利、竞争对手通过反向工程获取技术申请了专利、竞争对手研发了类似产品并率先申请专利等。
即使没有人就相关技术申请专利,但在八代技术之前,也很有可能因为产品上市、技术展示等活动,导致很多技术特征进入公知领域成为现有技术。等到申请专利时,这些现有技术会反过来影响到专利申请的新颖性和创造性,从而无法获得专利权。
总之,除非产品非常简单,否则的话,技术发展本身的不确定性和复杂性决定了“一次性通过专利实现全面的保护是几乎不可能完成的任务”。
既然很难一次性通过专利实现全面的保护,那么我们就要考虑多次申请专利,并且还要避免在先申请的专利对再后申请的专利造成不利的影响。
要达成这个目的,在专利上能够采用的手段是非常有限的,目前中国只有本国优先权和分案(美国稍微多一些,比如还有临时申请、续案申请、部分续案申请等)。
由于分案申请无法增加新的内容,所以后续迭代研发和持续改进的内容,是无法添加到在后的专利申请中的。
那么,唯二手段就是不提前公布和本国优先权了。
大多数企业在申请发明专利时,为了缩短专利授权周期,尽快取得专利权,都会在提交时勾选提前公布的选项,一旦申请了提前公布,专利申请文件则会在申请日后3-6个月左右公开,从而成为现有技术,影响到再后申请。
为了让咱们的在先申请晚一些成为现有技术,不勾选请求书中的提前公布的选项即可。即便如此,自申请日(或优先权日)起满18个月后,专利申请也会自动公布出来,因此,一件发明专利申请最多只能潜伏18个月。
比如,我们为初代技术申请发明专利后,不要求提前公布,我们则可以继续研发和改进,在这18个月内,继续申请二代技术的专利、三代技术的专利等。并且,初代技术的专利也不会影响到二代技术和三代技术专利的创造性。
能不能让咱们的在先申请更晚一些成为现有技术呢?还真有:
我们为初代技术申请实用新型专利,实用新型在授权之前都是不公开的,我们只要通过一些手段延缓实用新型的授权,就可以自由控制专利申请文件的公开时间了。
延缓实用新型的授权的手段是很多的,比如,人为植入一些明显的错误,这样就会收到补正通知书,然后答复补正通知书的时候再植入一些错误,这样就会收到新的补正通知书,以此类推,你想延缓到专利失效,都是可以实现的。
即使,中间没有控制好,不小心授权了,也可以不缴纳办登费用,然后实用新型视为撤回,收到视为撤回通知书之后,在最后期限恢复,这样一套流程下来,大半年就过去了。
但是,实用新型专利的缺点也很明显:保护期限只有10年。
《专利法》第二十九条第二款规定“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”
比如,我们为初代技术申请专利后,我们可以继续研发和改进。对于二代技术、三代技术,在12个月之内,以初代技术专利作为优先权基础去申请专利即可。这样,初代技术的专利则不会影响到二代技术和三代技术专利的创造性。
但需要注意的是,一旦要求了本国优先权,则在先申请会在在后申请提出之日视为撤回。所以,我们在要求优先权时,一定要谨慎操作。
比如,在先申请因作为优先权基础已视为撤回,且在视为撤回前已被公开,则一旦专利撰写不当,导致优先权未能要求成功,就会导致在先申请成为现有技术影响到在后申请,最后在先申请、在后申请一无所有。
为了避免该问题,可以在作为优先权基础的专利申请递交后,不缴申请费,进而避免该专利申请进入审查阶段,这样作为优先权基础的专利就永远不会公开。后续我们即使优先权未能要求成功,也不会有严重的影响。
该操作没有官费,也基本不会产生额外的申请费。实操中,我们只需要同日把初代技术的专利递交两次,其中一次不缴费,不缴费的专利则可以作为后续专利的优先权基础。
即使在先申请的初代技术早早公开,成为现有技术,只要二代技术和初代技术的差异足够大,初代技术的专利也可能不会影响到二代技术专利的创造性。
这里有两个细节要注意下:我们在撰写各代技术的专利时,要尽可能的少写不必要的内容,从而减少对后续专利的创造性造成不利影响。如果某代技术相比于上代技术的专利改进不大,则可以先不要申请专利,等到下一代改进足够大时再继续申请。
不过,专利法意义上的改进与实际研发所说的改进,存在很大的差异,一般发明人很难把握,这时建议你咨询专业的专利代理师。
综上,虽然大家都希望专利多多申请、早早授权,但是在迭代研发和持续改进的场景下,反而要控制好专利申请、公开和授权的节奏,不一定是越多越好、越早越好。
在现代科技创新驱动的经济社会中,用专利保护迭代研发和持续改进的过程是一项极为复杂且高度专业的任务。它不仅涉及到对法律规则的深度理解和精准应用,更要求参与者具备敏锐的市场洞察力和技术预见性,以适应不断变化的应用场景、研发进度以及技术领域的演进。
而且,实操的各种细节,更是充斥着各种大坑,稍不留神,就会造成无法挽回的后果,甚至可能因为竞争对手利用这一漏洞,使企业陷入被动局面,付出高昂的经济损失。
因此,要做好专利工作,发明人、企业内部的专利工作者以及外部的专业专利代理师之间的紧密合作至关重要。大家只有充分沟通交流,消除信息不对称,确保各方都能准确把握技术创新的核心价值、应用场景及潜在风险,才能共同制定出恰当的专利保护方案,有效支撑企业的迭代研发和持续改进,最终实现技术和市场的双重优势。
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